平成24年(受)第1204号
1.概要
プロダクトバイプロセスクレーム(「物」の発明として特許請求していながら、特許請求の範囲にその物の製造方法を記載している発明。以下「PbyPクレーム」。)の特許権侵害差止請求事件につき、最高裁判所が知的財産高等裁判所の判決(原審)を破棄し、差し戻す判決を下しました。
2.事実関係
下記本件特許を有する上告人が、被上告人の製造販売に係る医薬品は上告人の特許権を侵害しているとして、当該医薬品の製造販売の差し止め及びその廃棄を求めました。
本件特許
「・・・a)プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し、b)・・・を含んで成る方法によって製造される、・・・0.5重量%未満であり、・・・0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。」
被上告人製品は、物として上記の数値限定範囲に属するが、その製造方法は、少なくとも「a)プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成」することを含むものではないことが原審にて確定しています。
3.原審
物についての・・・技術的範囲は、当該物をその構造又は特性により直接特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときでない限り、特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物に限定して確定されるべきである。
・・・・・・被上告人製品の製造方法は、「a)プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成」することを含むものではないから、被上告人製品は、本件発明の技術的範囲に属しない。
つまり、「PbyPクレームの技術的範囲は、原則として、特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物に限定されるべきである。換言すれば、製造方法が異なれば、技術的範囲に属しない(非侵害である)。」ということでした。また、仮に物についての特許請求の範囲に製造方法を記載しても特許法36条(記載要件)違反ということにはなりませんでした。
4.最高裁の判断
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。
つまり、原審とは反対に、原則として、製造方法に依存しないということです。
ただし、特許請求の範囲の記載要件に関して以下のように判示しています。
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。
つまり、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又は非実際的事情が存在するというわけではないのに、物の発明について請求の範囲に製造方法が記載されている場合は、特許法36条2号違反ということです。この記載要件適合性につき、千葉勝美裁判官が補足意見で次のように述べています。
不可能・非実際的事情の有無については、出願人に主張・立証を促し、それが十分にされない場合には拒絶査定をすることになる。
今後、記載要件に対する最高裁の上記判断を踏まえて特許庁審査基準が改訂される予定です。
<追記>
審査基準は未だ改訂されていませんが、2015年7月6日付けで「当面の審査・審判の取り扱い」が発表されました。
<追記2回目>
この判決を受けて、2015年9月16日付けで審査基準が下記のように改訂されました。
物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、その請求項の記載が「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時においてその物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる。そうでない場合には、当該物の発明は不明確であると判断される。
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