平成２８年３月２５日判決言渡
平成２７年（ネ）第１００１４号 特許権侵害行為差止請求控訴事件
１．事件の概要
本件特許発明（以下の引用文中では訂正発明）は、医薬品の有効成分であるマキサカルシトール（シス体）の製造方法に関し、被控訴人（原審原告）が特許権者です。控訴人（原審被告）の製造方法では、トランス体を製造し、シス体に転換する工程を経ており、シス体から出発する本件特許発明よりも文言上は工程数の多いものでした。
しかし、原審では、被告の製造方法においてトランス体をシス体に転換する工程を加味しても、最終的な工程数は従来方法よりも改善されていると認められるから、被告方法が本件特許発明と同一の作用効果を奏しないとはいえないとし、被告方法は本件特許発明と均等（侵害）である旨、判断されました。
そこで、控訴人ら（原審被告ら）が、原判決を不服として、本件控訴をしました。
判決文は１００頁に亘る長文ですが、均等第５要件に関する判断が興味深いところですので、以下にその部分だけを掲載することにしました。
２．裁判所の判断
裁判所は、控訴人製造方法が本件特許発明と均等であるか否かについて、最高裁平成１０年２月２４日第三小法廷判決・平成６年（オ）第１０８３号（ボールスプライン事件最判）における「均等が認められるための５要件」の各々をしました。
このうちの第５要件は、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情があるときに均等を否定するものです。
この特段の事情につき、裁判所は、
(ｲ) もっとも，このような場合であっても，出願人が，出願時に，特許請求の範囲外の他の構成を，特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的，外形的にみて認められるとき，例えば，出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや，出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには，出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは，第５要件における「特段の事情」に当たるものといえる。
とし、控訴人らが第５要件の「特段の事情」として主張する訂正明細書の記載等について検討した上、
訂正明細書中には，訂正発明の出発物質をトランス体のビタミンＤ構造とする発明を記載しているとみることができる記載はなく，その他，出願人が，本件特許の出願時に，トランス体のビタミンＤ構造を，訂正発明の出発物質として，シス体のビタミンＤ構造に代替するものとして認識していたものと客観的，外形的にみて認めるに足りる証拠はないから，控訴人らの主張は理由がないというべきである。
とし、均等の第５要件における特段の事情は認められない、すなわち均等であると判断しました。
３．当職のコメント
妥当な判決であると思量します。ここで被控訴人（特許権者）が、出発物質をトランス体のビタミンＤ構造とする製造方法を比較例として明細書に挙げていたら、控訴人製造方法は均等でないと判断されたでしょう。明細書を作成するときは、特許請求の範囲や実施例はもちろん、比較例も慎重に記載すべきと言えます。
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